2. Die erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe) - § 4 PatG

Die Erfindung muss durch mindestens ein technisches Merkmal, das zum Nutzen der Erfindung beiträgt, vom Stand der Technik abgegrenzt sein. Die Begründung der erfinderischen Tätigkeit beruht nicht zuletzt auf Argumentationsgeschick, da sie durch die Einführung des hypothetischen Fachmanns nicht objektiv ist.

Der Fachmann ist dabei dadurch gekennzeichnet, dass er durchschnittliche Fähigkeiten besitzt und über Zugang zu sämtlichem relevanten Stand der Technik verfügt.

Typischerweise wird die erfinderische Tätigkeit im Prüfungsverfahren dadurch verneint, dass ein Patentprüfer unterschiedliche Dokumente des Stands der Technik anführt, die in ihrer Kombination sämtliche Merkmale der Erfindung aufweisen. Wichtig ist dabei, dass eine Kombination der wesentlichen Merkmale aus vielen Dokumenten allgemein nicht als naheliegend angesehen werden kann. Des Weiteren ist nur naheliegend, was auf dem gleichen oder einem verwandten technischen Gebiet beruht. Etablierte Merkmale eines technischen Bereichs können in einem anderen technischen Bereich eine neue Erfindung begründen, wenn durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird, diese Merkmale zu übertragen oder nicht bestimmungsgemäß zu verwenden.

Ein zentraler Aspekt der erfinderischen Tätigkeit ist, dass ihre Bewertung auf einer prospektiven Analyse beruht:
Welche Ausgestaltungen und Erweiterungen werden durch den Stand der Technik nahegelegt, wenn man das Ziel der angemeldeten Erfindung erreichen möchte, aber die Erfindung selbst nicht kennt?

Eine Zerlegung der Erfindung in ihre Einzelmerkmale und die daran anschließende Suche dieser Merkmale im Stand der Technik ist nicht gestattet; dies wäre eine ex post facto-Analyse beziehungsweise eine retrospektive Analyse.

Die prospektive Analyse nutzt insbesondere sinnvolle und offensichtliche Querverbindungen zwischen Patenten, die der Fachmann erkennt und für die Lösung der erfindungsgemäße Aufgabe berücksichtigen würde.

Anders als im Fall der Neuheit können ältere Rechte – also die Patentanmeldungen, die zwar vor der eigenen Patentanmeldung eingereicht, aber nicht veröffentlich wurden – nicht für eine Absprache der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden.